美國德州聯邦陪審團當地時間21日裁定,南韓記憶體大廠三星電子(Samsung Electronics)侵害美國電腦記憶體Netlist公司 5項資料處理相關專利,三星電子須賠償Netlist 公司3.03億美元(約新台幣92.8億元)。由此可知,專利技術如未妥善處理,將面臨侵害專利權並賠償巨額賠償金的狀態,對於企業運營上將造成極大的影響。本文整理出企業專利訴訟的因應之道,協助企業妥善處理專利相關事項。

 

一、訴訟前之準備階段

整合企業內部研發、生產製造、行銷部門等協商結果後由智慧財產權部門(或多以法務部門處理)針對整體專利佈局進行規劃,進行專利申請評估、申請委託以及專利維權與管理等工作。而,在研發階段企業內部裡應進行盡職審查(Due Diligence做專利檢索,並對於專利或產品進行專利迴避設計(Design Around。然而,進行盡職審查有另外一個風險,當面對專利權人故意侵權的指控時,因先前曾進行盡職審查的紀錄而無法主張不知情抗辯。

 

況台灣企業常常以成本作為營運考量,除非企業內部已意識到有侵權之虞或是因應客戶需求,才會向外部專利商標事務所要求提供不侵權意見書(Non-Infringement Opinion或是使用權(Right to Use法院上提出抗辯的力度較小。

 

二、實際爭訟階段

此階段需要公司各部門上下一心,法務部門會需要大量整合跨部門資料,如:

1. 研發部門:討論產品是否侵權,是否有外部鑑定機構可證明無侵權。

2. 生產製造部門:協調產品存貨與製造現況。

3. 財務部門:評估訴訟或是和解為較為有利的作法,可能的費用包含:違約金、律師費與訴訟費與支付權利金等。

4. 公關部門:安撫媒體、員工與投資人等公司相關人士。

 

三、訴訟策略佈局:

訴訟戰局為本國、歐洲還是美國,或是三個地區都有,不同地區對於專利權的攻擊或防禦方式不盡相同,企業須整體考量包括:訴訟主體、客體以及標的為何,對方開出的專利授權金為何、產品是否有可能被對方限制進口或是賠償金為何等。企業內部須按照自身考量,對訴訟策略佈局進行思考並規劃。

 

結語

跨國的專利訴訟已相當常見,我國目前仍多為被告的角色而非原告,企業運營較有可能受到鉅額賠償金的影響,當然預防勝於治療,如在產品設計或製造前,即進行迴避設計,並請專利商標事務所(或法律事務所)提供不侵權意見書,對於後續訴訟會較為有利。若無,企業法務部門只能跨部門整合公司資源,找出公司未侵權的證明。同時,考量公司狀況選定訴訟戰局,擬定不同的訴訟策略。

參考資料:自由時報,三星在美踢鐵板!侵犯專利判賠Netlist93億。智慧財產局,資訊產業專利趨勢與專利訴訟分析,第七章企業內部專利訴訟之因應

                                                                     撰寫人:許月娥、王亭文